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广和评述|知产菩提丨律师代理疑难复杂专利侵权案件的三重境界——以组件产品外观设计专利侵权应诉案为例

发布时间:2023-07-21

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作者|李龙飞

责编|覃佩兰

排版|小新


禅宗高僧青原行思提出参禅的三重境界,即:参禅之初,看山是山,看水是水;禅有所悟,看山不是山,看水不是水;彻悟之后,看山只是山,看水只是水。笔者代理一宗组件产品外观设计专利侵权案件应诉过程中,也遭遇类似的心路历程。该案后入选深圳市律师协会发布的2022年度深圳律师承办知识产权(专利类)十大典型案例,其评价的典型意义在于:代理律师对案件诉讼关键问题分析准确,措施得当,准备充分,使诉讼结果向有利于已方当事人方向发展。


1、看山是山,看水是水:组件产品专利


基本案情:


原告銲马公司拥有专利号为ZL201530141612.8,专利名称为“铝合金连接件”的外观设计专利权。被告时迈公司制造、销售网球场组合式围网连接件涉嫌侵权,原告銲马公司向广州知识产权法院提起专利侵权诉讼要求停止侵权并赔偿损失100万元。


初次预判:


原告涉案专利权的简要说明记载:本外观设计产品的名称为:铝合金连接件;用途:用于组合式围网的连接;本外观设计产品为组件产品,由组件 1、组件 2 和组件3 组成,共同组合使用和销售。


原告涉案专利权图片或照片记载:


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而被控侵权产品只具有与组件2相对应的1/2圆弧加侧管接口的构件,没有组件1相对应的1/4圆弧加侧管接口的构件,也没有与组件3对应的1/4圆弧无侧管接口的构件。


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依据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十六条第二款的规定:对于各构件之间无组装关系或者组装关系不唯一的组件产品的外观设计专利,被诉侵权设计与其全部单个构件的外观设计均相同或者近似的,人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围;被诉侵权设计缺少其单个构件的外观设计或者与之不相同也不近似的,人民法院应当认定被诉侵权设计未落入专利权的保护范围。


故而,作为被告时迈公司的代理律师,在分析完毕诉讼材料及被控侵权产品的基本特征后,认为前述产品未落入涉案专利的保护范围,故而不构成专利侵权。


2、看山不是山,看水不是水:在先判决认定为套件产品专利


在先不利判决:


检索分析发现,原告此前已采用上述专利权起诉过案外人恒冠公司并取得判定停止侵权并赔偿损失的胜诉判决。细致解读该在先(2018)粤73民初3032号民事判决书,惊讶地发现:该生效判决已经将涉案专利变更为套件产品专利,并具体论述为:“原告涉案专利组件 1、2、3 并非必须组合才具有使用价值,而是都具有独立使用价值,组合后还具有组合使用价值,故涉案专利是套件产品。虽然该专利简要说明称其是组件产品,但外观设计专利权的保护范围应以授权公告图片中的产品外观设计为准,故简要说明的解释不能推翻上述套件产品的认定。将被诉设计与原告涉案专利进行比对,前者与后者组件 2 近似,故前者落入后者保护范围。被告主张原告涉案专利是组件产品,进而认为前者不落入后者保护范围,依据不足,本院不予支持。”


重新研判:


在此在先生效判决的认定下,依据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十五条的规定:对于成套产品的外观设计专利,被诉侵权设计与其一项外观设计相同或者近似的,人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围。代理律师一改之前满满的信心,被控侵权产品极有可能落入涉案专利权保护范围,构成专利侵权。


3、看山还是山,看水还是山:积极策划、技巧举证,回归认定为组件产品专利


重新研判之后,该案胜败的核心所在也即争议焦点在于:涉案外观设计属于组件产品专利还是套件产品专利。


对此,代理律师主要从两个方面着手策划组织证据:


第一是围绕“专利公示原则”正本清源地解释涉案专利为组件产品专利。代理律师提交原告专利产品介绍册的展示内容,显示专利产品应用于网球场的围网连接,与涉案专利简要说明中“用于组合式围网的连接”用途相一致;其介绍存在“两头连接法”“转角连接法”“三边连接法”组合使用状态图,既与涉案专利使用状态参考图相对应,又进一步扩充展示了多种使用状态,从而高度盖然地确定涉案专利产品的用途是“围网”的连接,而并非原告所陈述的仅需要围合成圆周的连接,而围网的连接必然需要组件1、2、3全部使用方能完成。


第二是围绕“禁止反悔原则”缩限涉案专利保护范围,以阻止涉案专利变更为套件产品而被扩大解释。代理律师组织针对组件2提起不符合专利法第23条规定的无效宣告请求,国家知识产权局作出仅针对组件2无法无效掉涉案组件产品专利的审查决定。相当于无效审查过程中,将涉案专利进一步认定为组件产品。


在上述“专利公示原则”“禁止反悔原则”对涉案专利权进行限缩解释的情况下,广州知识产权法院在本案中否决了在先生效判决将涉案专利视为套件产品进行保护的认定,将涉案专利更正认定为组件产品。广东省高级人民法院也进一步维持了上述认定,从而驳回上诉维持原判。


至此,在代理律师的应诉策划和积极举证下,该应诉案件峰回路转,法院对涉案专利回归为组件产品外观设计专利的认定。


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