深圳市菲某某体育发展有限公司诉东莞市某晨运动用品有限公司、东莞市菲某某科技有限公司、邓某、东莞市某怡科技有限公司、杭州某某户外用品有限公司、上海某某实业有限公司、魏某某、李某某侵害商标权及不正当竞争纠纷案

一、案情简介

深圳市菲某某体育发展有限公司（下称“深圳菲某某公司”）拥有第6623812号“菲某某Fairplay”、第11778955号“菲某某”在“计数器、计时器”核定商品上的商标专用权，2017年发现东莞市某晨运动用品有限公司（下称“东莞某晨公司”）以其抢注第28类跳绳产品的“菲某某”注册商标为掩护，仿冒“菲某某”训练版跳绳产品，遂向人民法院提起商标侵权及不正当竞争纠纷诉讼，经发回重审后两级法院均判决其停止侵害商标权的行为、不正当竞争行为，并赔偿经济损失。2021年，深圳菲某某公司又发现东莞某晨公司、东莞市菲某某科技有限公司仿冒“菲某某”训练版跳绳产品，并组织东莞市某怡科技有限公司、杭州某某户外用品有限公司、上海某某实业有限公司、魏某某、李某某在天猫、淘宝、京东、拼多多、公众号等平台持续销售，故再次提起商标侵权及不正当竞争纠纷诉讼，并主张惩罚性赔偿。东莞市第三人民法院经审理后认定构成商标侵权，并针对东莞某晨公司以自身名义开设公众号、京东、拼多多店铺的销售获利为基础判决适用0.5倍的惩罚性赔偿。多方不服提起上诉，东莞市中级人民法院经审理后认定东莞某晨公司以自身名义直接对外销售获利为可直接查明的获利数额部分，对此判决适用2倍的惩罚性赔偿，对于无法查明具体获利数额部分，适用酌情确定法定赔偿50万元，合计赔偿121万余元。

二、代理意见

深圳菲某某公司研发的跳绳测试仪设备中标成为多地教育局指定的中考体育考试专用设备，使得“菲某某Fairplay”训练版跳绳产品在对应地区的中小学生及其家长群体具有较高的知名度和市场占有率。因深圳菲某某公司仅在第9类“计数器、计时器”核定商品上拥有“菲某某”注册商标，而第28类“跳绳”核定商品上并没有相应的商标，故而被东莞某晨公司利用该漏洞而抢注成功，并借此幌子持续多年实施仿冒“菲某某”训练版跳绳。

2017年开始，深圳菲某某公司代理律师以东莞某晨公司仿冒“计时计数”跳绳手柄以及高度近似包装装潢为切入口，采用第9类“计数器、计时器”核定商品上拥有“菲某某”注册商标专用权提起诉讼，结合产品被教育局指定带来的市场格局相对固定的特点，成功将被控侵权的“具有计时计数功能的跳绳手柄”认定为“计数器、计时器”近似商品，案件人民法院发回重审后最终取得认定商标侵权成立、不正当竞争侵权行为成立的判决。

2020年深圳菲某某公司成功将东莞某晨公司抢注的第28类“跳绳”核定商品上“菲某某”商标无效之后，再次发现东莞某晨公司、东莞市菲某某科技有限公司（下称“东莞菲某某公司”）仿冒“菲某某”跳绳产品，并组织东莞市某怡科技有限公司（下称“某怡公司”）、杭州某某户外用品有限公司（下称“某公司”）、上海某某实业有限公司（下称“某公司”）、魏某某、李某某等在天猫、淘宝、京东、拼多多、公众号等平台持续销售行为进行取证，一并提起诉讼。

本案中，因在先判决已认定“计数器、计时器”核定商品与被控侵权的“具有计时计数功能的跳绳手柄”具有近似性，且针对东莞某晨公司的侵权“故意”和“情节严重”证据确凿，适用惩罚性争议不大，所以争议焦点在于：如何确定惩罚性赔偿数额？

对此，代理律师将被控侵权产品包装盒上标注厂名厂址信息的东莞某晨公司、东莞菲某某公司，以及涉嫌生产线路板的某怡公司指控为共同制造商，将某公司、某公司、魏某某、李某某等指控为销售商，以及将月下客户外专营、子依小店等未列为被告身份的拼多多店铺也作为其销售商，并据此就取证的全部店铺的销售量作为侵权获利的计算“基数”依据，并适用5倍惩罚性赔偿。

一审法院审理认为现有证据难以认定东莞某晨公司、东莞菲某某公司某怡公司共同侵权，针对东莞某晨公司适用惩罚性赔偿，并使用东莞某晨公司自营的公众号、拼多多、京东店铺的销售额，乘以酌情确定的40%利润率，以此为基础适用0.5倍惩罚性赔偿；而其他各被告则酌情确定赔偿数额。

深圳菲某某公司提起上诉，代理律师从持续恶意侵权、以侵权为业、空壳化规避责任等角度要求适用5被惩罚性赔偿，并主张以全部的11家店铺销售额侵权获利为计算基础。二审法院审理后，对东莞某晨公司以自己名义直接销售的部分，以侵权获利为基础，适用2倍惩罚性赔偿；而对其他店铺销售的无法区分的部分，以酌情确定赔偿50万元，两项合计计算。

三、裁决结果/案件结果

东莞市中级人民法院判决维持东莞市第三人民法院停止侵害商标权行为的判项、变更东莞某晨公司判赔金额判项，判决东莞某晨公司赔偿款提高至121万余元。

四、案例评析

在跳绳商品类别上“菲某某”商标被仿冒者抢注之后，给菲某某跳绳正品权利人发起维权带来巨大的挑战，诉讼结果不确定显著增加。代理律师充分挖掘并积极运用正品权利人拥有“计数器、计时器”核定商品上“菲某某”注册商标，并将被诉侵权产品选定为存在多类别交叉的“计时计数跳绳”产品，结合产品被教育局指定带来的市场格局相对固定的特点，以及包装装潢的高度近似，成功说服人民法院认定仿冒者存在傍名牌的恶意，构成在近似商品上的相同商标标识的侵权行为，从而解决商标侵权的定性问题。在此基础上，为进一步提高惩罚性赔偿数额，代理律师将仿冒者公众号、网络店铺等多个渠道，及其广泛分布在各个电商平台的销售者一并取证，合并起诉，从而提高赔偿数额。在该案中，人民法院充分运用智慧，对可直接查明和难以查明的侵权获利区分为两个部分；对可直接查明的侵权获利部分，直接以此基数确定惩罚性赔偿；对难以查明的侵权获利部分，考虑惩罚性因素酌情确定赔偿数额，两项汇总计算，从而提高判决侵权者承担的赔偿责任，对仿冒侵权者形成威慑。

五、结语和建议

该案为2023年度中国法院为数不多的适用惩罚性赔偿的商标侵权判决案例，代理律师精准选择多类别交叉的“计时计数跳绳”产品，利用正品权利人已有的“计数器、计时器”核定商品上“菲某某”注册商标，运用争议产品市场格局形成特点，成功说服人民法院认定构成近似商品上的商标侵权，从而克服了“跳绳”产品上“菲某某”商标被仿冒者抢注的不利因素，展示代理律师诉讼策略选择智慧，充分体现律师代理的价值。人民法院也将可直接查明和难以查明的侵权获利分割成两个部分；对可直接查明的侵权获利部分，直接以此基数确定惩罚性赔偿；对难以查明的侵权获利部分，考虑惩罚性因素酌情确定赔偿数额，两项汇总计算，运用高度智慧提高判决侵权者承担的赔偿责任。